[특허, 톡!] 자신의 상호를 타인이 먼저 상표로 출원했다면

최근 한 고객으로부터 자신의 상호를 타인이 먼저 상표로 출원했다고 연락이 왔다. 프랜차이즈 식당의 주방에서 오랫동안 일했던 고객이 새롭게 식당 창업을 했는데, 한 달도 되지 않아 기존에 일했던 프랜차이즈 식당의 회사 이름으로 자신의 상호가 출원된 것을 확인했다는 것이다. 프랜차이즈 식당에서 고객이 새로운 식당을 창업해서 잘되는 것을 보고 상표를 출원한 것으로 보이는 상황이었다.

이 사안은 사업 초기에 상표가 타인에 의하여 선점된 경우로 선출원주의를 택하고 있는 국내에서 발생할 수 있는 다소 불합리한 상황이다. 이 경우 타인의 상표출원이 나중에 등록되더라도 출원 전부터 선의로 상표를 사용했던 고객은 선사용권으로 상표법상 보호될 수 있다. 다만, 이 경우라도 출원 이후의 프랜차이즈를 통한 영업 확장은 선사용권에 의해 보호될 수 없으므로 타인의 상표출원이 등록되는 것을 막는 것이 여러모로 좋다.

타인의 상표출원이 거절되어야 하는 이유를 심사관에게 제공할 수 있는 절차로는 정보제공과 이의신청이 있다. 심사 중인 경우에는 정보제출서를 내는 ‘정보제공’을 이용할 수 있으며, 심사관이 거절이유를 발견하지 못하여 출원공고결정이 된 경우에는 2개월 이내에 ‘이의신청서’를 제출할 수 있다.

본 사안에서 만약 타인의 상표출원 이전에 상호가 소비자에게 특정인의 출처표시로 인식되고 타인이 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적이 있는 경우에는 상표법 34조 1항 13호를 근거로 정보제공을 할 수 있다. 다만 영업 한 달도 되지 않은 시점에 출원된 것이어서 상표의 주지도를 입증하여야 하고, 주관적 요건인 타인의 부정한 목적을 입증하여야 하는 것도 쉽지 않을 수 있다.

한편 34조 1항 13호 외에 상표 등록여부 결정 시 기준으로 판단하는 34조 1항 9호 및 12호도 고려할 수 있다. 등록여부 결정 시까지 상호가 전국적으로 유명해진 경우라면 ...