[특허개정법] 경매 청구 전 특허발명 실시중인 공유특허권자에게 법정 통상실시권 부여(2022.04.20 시행)

2022년 4월 20일에 개정 특허법이 시행되어 실무상 체크가 필요합니다.

특허법 제122조에 대한 개정 내용은 이론상으로는 좀 어려운 부분이 있습니다. 위 특허청 자료에서 볼 수 있듯이 상기 개정법의 근거가 되는 판례는 대법원 2013다41578 판결입니다. 해당 판결은 공유 특허에 대한 특허법 제99조의 특칙에도 불구하고 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물 분할청구를 할 수 있고 그 분할방법으로 공유특허권 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있다고 하고 있습니다.

상기 대법원 판례는 공유특허권의 여러가지 특징을 고려하면 논란이 될 만한 판례입니다. 특허청 자료에서 도시된 사례와 같이 공유특허권자 상호간에 이해관계가 대립하여 특허를 실시하지 않고 있어 이익을 얻지 못하는 자가 공유물 분할청구를 하여 지분만큼의 대금을 받고 특허권을 경매 등의 방법을 통해 매각하는 경우에 특허를 실시하고 있는 타 공유자가 졸지에 낙찰자의 특허권 침해가 발생하는 문제가 발생하기 때문입니다.

이러한 논란을 인지하여 개정 특허법은 경매 청구 전에 특허발명을 실시중인 공유특허권자에게 법정 통상실시권이 인정되는 것으로 규정하고 있습니다.

개인적으로 해당 규정에 의해서도 여전히 문제는 해결되지 않은 것으로 보입니다. 정당하게 특허권을 확보하고 사업을 실시하고 있는 일부 공유자가 이해관계가 대립하는 타 공유자의 일방적인 공유특허권 매각 시도에 의하여 특허권을 박탈당하고 낙찰받은 새로운 권리자에게 상당한 대가를 지급하는 통상실시권자가 되는 것이 타당한가의 문제입니다.

더욱 큰 문제는 낙찰자가 경쟁업체가 되는 경우라든지, 아니면 낙찰자가 경쟁업체가 아니더라고 낙찰자가 잠재적인 경쟁업체가 될 수 있는 지위가 있기 때문에 기존에 실시해왔던 사업적 노력의 지속성이 담보될 수 없기 때문입니다.

공유 특허권자 사이에 일방 당사자만이 실시를 하더라도 발명 기여도 등 여러가지 조건에 따라 비실시하는 타 공유자에게 수익 분재를 하는 계약 조건을 통해 이러한 극단적인 분쟁을 막는 것이 최선이겠지만 이해상충으로 경매 등 극단적인 경우로 가더라도 공유특허권자가 경매 시에 우선적으로 낙찰을 받을 수 있는 권리를 주는 것이 타당할 것으로 보입니다.

이 경우 공유 특허권자도 경쟁 입찰에 참가할 수 있는 기회를 주고, 공유 특허권자가 1순위가 되지 못한 경우에 1순위보다 높은 금액으로 재입찰할 수 있는 기회를 우선적으로 주어서 기존 공유특허권자의 권리를 보호하는 것이 공유특허권의 취지에 맞을 것으로 생각됩니다.

이러한 방식에 의하면, 공유특허권자 외의 제3자에 의한 낙찰 기회도 부여할 수 있되, 최고가 낙찰자보다 더 높은 금액을 지불하는 경우에 공유특허권자가 자신의 특허를 그대로 보유할 수 있는 기회를 가질 수 있어 전체적인 균형을 이룰 수 있을 것으로 생각됩니다.

상기 122조의 개정이 있지만, 공유특허의 출원 전에 해당 특허에 관하여 이익 분배를 어떻게 할 것인지, 일방 권리자가 타방 권리자의 동의 없이 권리를 처분할 수 있는지 등에 대한 특약을 미리 마련하여 예상치 못한 사업의 타격을 방지하는 것이 더 바람직할 것으로 판단됩니다.

엘앤비특허법률사무소(LNB특허법률사무소)