[특허개정법] 분할출원시 우선권주장 및 증명서류 제출 면제(2022.04.20 시행)

2022년 4월 20일에 개정 특허법이 시행되어 실무상 체크가 필요합니다.

특허출원시에는 먼저 출원된 국내 또는 외국의 특허출원에 대하여 우선권을 주장할 수 있습니다. 국내 출원을 기초로 우선권을 주장하여 출원하면 국내우선권주장출원이라고 하며, 외국 출원을 기초로 우선건을 주장하여 출원하면 조약우선권주장출원이라고 합니다. 우선권을 주장할 수 있는 기한은 1년입니다.

예를 들어, 국내 출원을 기초로 미국에 해외 출원을 하려면 국내 출원일 이후 1년 이내에 우선권을 주장하면서 PCT 출원을 하거나, 미국애 개별로 조약우선권주장출원을 할 수 있습니다.

이 상황에서 우선권을 주장하여 출원한 특허출원에 대하여 여러가지 전략상 분할출원을 진행하는 경우가 있습니다. 예를 들어, 구글이 미국 출원을 기초로 우선권을 주장하여 PCT 출원을 한 후에 한국으로 진입하여 심사를 받다가 특허결정서를 받고 난 후 특허 포트폴리오 확장을 위해서 전략상 분할출원을 하는 경우입니다.

이 경우 구법하에서는 구글은 분할출원시 분할출원서에 미국출원에 대한 우선권 주장을 다시 체크해야 하고, 우선권 주장 증명서류를 제출하여야 했습니다. 이 경우 우선권 주장을 체크하지 않고 증명서류를 제출하지 않는 경우 우선권이 인정되지 않아서 분할출원 자체가 무효화되고 구제 방법이 없는 문제가 종종 발생하였습니다.

따라서, 개정법 시행일인 2022.04.20 이후 분할출원을 하는 건 부터는 모출원이 우선권 주장 및 증명서류를 제출한 경우라면 분할출원에 대해서는 출원시 우선권 주장 및 증명서류 제출이 면제됩니다.

출원인이 분할출원을 한다라는 것은 당연히 모출원의 우선권 이익을 유지하면서 특허 포트폴리오를 확장하려는 것이므로 출원인의 의도를 고려하여 우선권 주장을 자동 간주하는 이러한 제도는 이미 도입되었어야 할 합리적인 제도로 판단됩니다.

향후 분할출원시 우선권 주장이 간주되므로 출원 실무가 간편해지고, 권리자의 의도치 않는 절차 무효의 폐혜가 없어질 것으로 생각됩니다.

엘앤비특허법률사무소(LNB특허법률사무소)