[Venture Mentoring] 스타트업 대표라면 반드시 알아야 할 '특허 우선심사제도'

스타트업 초기에 특허의 보유 여부는 마케팅, 정부 지원 사업 활용 및 투자유치 등 여러 부분에서 중요하다. 하지만 특허는 일반심사의 경우 빨라야 2년 정도에 등록되고 늦어지는 경우에는 3년이 넘어 등록되는 경우도 있어 한계가 있다. 따라서 스타트업에게는 약 1년 내외로 등록을 받을 수 있는 우선심사제도의 활용이 필수적이다.

우선심사제도란?

우선심사제도는 일정한 요건을 충족하는 경우 특허청에서 특별히 빠르게 심사를 진행하는 제도를 말한다. 특허법 제61조에 의하여 출원인은 i) 출원공개 후 제3자가 특허 출원된 발명을 실시하는 경우와, ii) 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 긴급한 처리가 필요한 경우에 우선심사를 신청할 수 있다.

특허출원은 출원 후 1년 6개월 후에 공개되므로 스타트업이 실질적으로 활용하라 수 있는 우선 심사 신청 대상은 상기 ii)의 요건을 충족하는 경우다. 상기 ii)의 요건을 만족하는 우선심사의 대상 16개는 특허법 시행령 제9조에서 규정되는데 이하에서 많이 이용되는 대상을 중심으로 설명하면 아래와 같다.

벤처기업의 특허출원

「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제25조에 따른 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원인 경우에는 우선 심사 신청을 할 수 있다. 따라서 벤처기업인증서가 있는 경우 이를 이유로 우선 심사 신청을 하는 것이 가장 간편한 방법이다.

특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시 준비 중인 특허출원

특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시 준비 중인 경우에는 우선 심사 신청을 할 수 있다. 스타트업의 경우 실제 사업화한 아이템 또는 사업화 준비 중인 아이템에 대하여 특허출원하는 경우가 많으므로 벤처기업이 아닌 경우에는 본 요건이 주로 활용된다.

본 요건에 의한 우선 심사 신청시 출원인은 증빙서류를 제출하여야 하는데, 증빙서류로는 시제품 사진, 실시품 사진, 견본, 카탈로그, 사용설명서, 거래명세표, 납품확인서, 공급계약서, 공장등록증, 사업자등록증 등이 있다. 다만, 특허출원 전에 공개적으로 실시 또는 실시준비를 한 경우에는 발명이 특허출원 전에 공개되어 신규성이 상실된 경우이므로 특허 자체를 받을 수 없는 경우이므로 유의할 필요가 있다.

65세 이상인 개인의 특허출원

출원인이 65세 이상인 경우에는 우선 심사 신청을 할 수 있다. 따라서, 스타트업이 개인사업자인 경우 대표가 65세 이상인 경우에는 별도의 다른 요건 없이 우선 심사 신청을 할 수 있다. 본 요건이 활용 가능함에도 불구하고 이용하지 않는 경우도 많으므로 숙지할 필요가 있다.

전문기관에 선행기술조사를 의뢰한 특허출원

특허출원 후 특허청이 고시한 전문기관에 선행기술조사를 의뢰한 경우에 우선 심사 신청을 할 수 있다. 본 요건은 별도의 조사료를 부담하여야 하지만 별도의 다른 요건 없이 우선 심사 신청을 할 수 있으므로 위의 다른 요건을 충족하지 못하는 경우에 널리 이용되고 있다.

하지만 최근 특허청은 상기 안내문과 같이 2021년 6월 23일 이후에 본 요건에 의한 우선 심사 신청인 경우에는 우선심사의 착수기한이 기존 4개월에서 8개월로 연장된다고 고시한 바 있으므로 유의할 필요가 있다. 특허청은 그 이유로 기타 요건과의 형평성 및 본 요건에 의한 우선 심사 신청의 급격한 증가를 들고 있다.

따라서 전문조사기관에 선행기술조사를 의뢰하여 우선심사를 신청한 경우에는 첫 번째 의견제출통지서 발행일이 우선 심사 신청이로부터 8개월 여까지 늦어질 수 있으므로 1년 이내에 특허 등록을 받기는 사실상 어려워질 것으로 예상된다. 그러므로 다른 요건에 의한 우선심사가 가능한지 꼼꼼히 체크해보고 다른 요건이 만족되지 않는 경우에만 본 요건을 활용하면 빠른 특허등록에 도움이 될 것이다.

기타 우선심사대상

다른 우선심사대상으로는 방위 산업 분야의 특허출원, 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 녹색기술과 관련된 특허출원, AI 또는 IoT 등 4차 산업혁명과 관련된 특허출원, 수출촉진에 관련된 특허출원, 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원, 기술혁신형 중소기업의 특허출원, 직무발명보상 우수기업의 특허출원, 지식재산 경영인증을 받은 중소기업의 특허출원, 국가연구개발사업의 결과물에 관한 특허출원, 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원, 특허청이 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원이 있다.

최근 인공지능(AI) 분야의 스타트업이 많아지고 있으며, ESG 경영 강화로 에너지 저감 기술도 중요해지고 있으므로 해당 분야의 스타트업은 특허출원시 해당 요건으로 우선 심사 신청을 할 수 있다는 점도 체크할 필요가 있겠다.

특허 우선심사제도 활용전략

초기 스타트업에게 우선 심사 신청은 거의 필수적이다. 최대한 빠른 등록을 위해서는...