[특허개정법] 불복심판 기각시 출원에서 거절되지 않은 청구항에 대한 분리출원 제도 도입(2022.04.20 시행)

2022년 4월 20일에 개정 특허법이 시행되어 실무상 체크가 필요합니다.

개정법에서 제52조의2가 신설됩니다. 특허거절결정을 받은 자가 불복심판을 제기한 후 심판청구가 기각된 경우 특허거절결정에서 거절이유가 없었던 청구항에 대하여 심결 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 분리출원이 허용됩니다.

이는 거절결정서 발행시 일부의 청구항에 거절이유가 없었던 경우 별도의 분할출원을 하지 않고 불복심판을 제기하는 경우에는 특허 권리화가 아예 상실되는 문제가 있었기 때문입니다.

종래 분할출원은 거절결정불복심판 청구기간 또는 설정등록 전까지 가능하지만, 분리출원은 심판청구에 대하여 기각심결 이후 30일 이내에 가능합니다.

분할출원의 경우 재분할출원, 재재분할출원 등을 통하여 시리즈로 특허 포트폴리로 확장이 가능하지만, 분리출원을 기초로 재분리출원이나 분할 또는 변경출원은 허용되지 않습니다.

분리출원 제도의 도입으로 거절결정서 발행시 일부 등록 가능한 청구항이 있었음에도 불구하고 보다 더 넓은 권리범위에 대하여 권리 획득을 목표로 불복심판을 청구한 겨우라도 추후 기각 심결시 거절결정서에서 등록 가능한 청구항으로 언급된 청구항에 대하여 분리출원이 가능하므로 반드시 불복심판청구 기간 내에 분할출원을 하지 않아도 되는 장점이 생겼습니다.

다만, 유의해야 할 것은 특허 포트폴리오 확보를 위해 새로운 분할출원 등을 통하여 다수의 특허포트폴리오를 확보하기를 원하는 경우에는 분리출원 이후에 새로운 분할출원이 허용되지 않기 때문에, 이러한 전략을 추구하고자 하는 경우에는 불복심판청구 기간에 반드시 분할출원을 해 놓아야 합니다.

실무상 더 이상 새로운 분할출원을 계획하고 있지 않은 경우에 보다 더 넓은 권리 범위 확보를 이유로 불복심판을 청구하는 경우라면 분리출원 제도를 활용하는 것이 좋을 것으로 보입니다.

엘앤비특허법률사무소(LNB특허법률사무소)