[특허, 톡!] 특허창출의 딜레마

당소 이태영 변리사가 이투데이에 2021년 2월 1일자로 기고한 컬럼입니다. 본 컬럼은 새로운 발명을 한 경우의 특허 출원에 대한 마인드에 대하여 다루고 있습니다.

[특허, 톡!] 특허창출의 딜레마

새로운 발명을 한 경우 특허출원을 진행하는 것은 매우 자연스럽다. 실제 많은 고객들이 아르키메데스처럼 '유레카!'를 외치면서 대리인에게 특허출원을 의뢰한다. 하지만 현실은 녹록치 않다. 사람들 생각이 다들 비슷하듯이 상당수의 아이디어들은 이미 수년 혹은 수십 년 전에 특허로 공개된 경우가 많다. 이에 따라 고객들은 특허출원을 포기한다.

반대의 경우도 존재한다. 자신이 새롭게 개발한 제품을 특허화할 수 있음에도 특허출원을 진행할 만한 아이템이 아니라고 단정하고 특허출원을 포기하는 경우도 많다. 최악의 경우에는 자신이 출원하지 않은 아이디어를 제3자가 더 늦게 출원하여 특허권을 획득한 사실을 발견하는 경우이다. 이때 해당 특허가 적용된 제품을 특허출원 전에 공개적으로 실시한 경우라면 상대방 특허의 무효를 주장하거나, 비공개적으로 실시 또는 실시준비를 한 경우에는 자신의 선사용권을 주장할 수 있지만, 그게 아니라면 자신이 먼저 발명했어도 실시할 수가 없게 된다.

이렇듯 우리는 딜레마에 직면하게 된다. 대단한 발명이라고 생각했지만 유사한 선행특허가 존재하여 포기하게 되기도 하고, 새로운 발명이 아니라고 생각하여 특허출원을 포기했지만 제3자가 유사한 특허를 획득한 것을 뒤늦게 목격하기도 한다. 필자도 사내 변리사로 근무하면서 이러한 딜레마를 자주 경험하였다.

이러한 딜레마는 왜 발생하는가? 여러가지 원인이 있지만 가장 큰 이유는 원천특허 확보 욕구에 따른 잘못된 판단이다. 원천특허만이 의미가 있다고 판단하기 때문에 전체적인 콘셉트가 비슷한 선행특허가 발견되면 바로 특허출원을 포기하거나 아예 처음부터 자신의 아이디어를 평가절하하여 특허출원을 포기하게 된다.

이러한 딜레마를 극복하기 위하여 새로운 아이디어 또는 제품이 있는 경우 선행 특허 또는 제품과 완벽하게 동일한 경우가 아니라면...

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엘앤비특허법률사무소(LNB특허법률사무소)